REKOMENDASI BUKU • GRAMEDIA

Hukum Kekayaan Intelektual

Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H.. dkk.

Rp 70.200 harga dapat berubah

Harga dan ketersediaan stok dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti informasi di Gramedia.

Beli / Pesan di Gramedia

Merek Terdaftar Bukan Perisai untuk Pendaftaran Bad Faith

Sistem pendaftaran merek memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sah. Namun, keberadaan sertifikat tidak menutup kemungkinan adanya gugatan pembatalan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tetap membuka ruang untuk membatalkan pendaftaran apabila merek pada saat diajukan ternyata berada dalam keadaan yang seharusnya membuatnya ditolak.

Karena itu, dalam sengketa antara prinsipal dan mantan distributor, sertifikat atas nama distributor bukan titik akhir. Pengadilan Niaga dapat diminta menguji dasar pendaftaran, termasuk apakah pemohon mengetahui merek milik prinsipal sebelum mendaftarkannya dan apakah pendaftaran tersebut digunakan untuk memperoleh posisi usaha yang seharusnya tidak dimilikinya.

Hubungan distribusi menjadi relevan karena distributor memperoleh pengetahuan tersebut dari hubungan dagang. Pengetahuan itu dapat terlihat dari perjanjian distribusi, penawaran harga, korespondensi, dokumen pengiriman, invoice, dokumen impor, materi promosi, maupun komunikasi mengenai kepemilikan merek.

Arti Iktikad Tidak Baik dalam Pasal 21 Ayat (3)

Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Penjelasannya menerangkan pemohon yang beriktikad tidak baik sebagai pemohon yang patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dalam konteks mantan distributor, unsur tersebut dapat dibangun melalui fakta bahwa pemohon sudah mengetahui keberadaan merek, mengetahui siapa pemilik atau prinsipal produk, kemudian mendaftarkan merek atas namanya sendiri. Rangkaian itu berbeda dari keadaan pihak yang menemukan merek secara independen dan kemudian mengajukan permohonan tanpa mengetahui hubungan hukum dengan pemilik merek.

Namun, hubungan distributor saja belum cukup untuk menyatakan pendaftaran pasti dilakukan dengan iktikad tidak baik. Gugatan harus menjelaskan hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan tindakan pendaftaran: kapan hubungan dimulai, kapan distributor mengetahui merek, kapan merek mulai digunakan atau dipasarkan, kapan permohonan pendaftaran diajukan, serta apa yang dilakukan distributor setelah memperoleh sertifikat.

Mengapa Hubungan Distributor Menjadi Bukti Penting

Perjanjian distribusi dapat menjadi dokumen awal yang menunjukkan bahwa distributor tidak berdiri sebagai pihak yang sama sekali asing terhadap merek tersebut. Jika perjanjian memuat ketentuan mengenai kepemilikan merek, hak penggunaan merek, larangan mendaftarkan merek atas nama distributor, atau kewajiban menghormati hak prinsipal, ketentuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat mengenai posisi para pihak.

Korespondensi dagang juga penting. Email dan pesan bisnis dapat menunjukkan bahwa distributor menerima instruksi dari prinsipal, meminta katalog, menerima materi promosi, membahas harga produk, menyampaikan laporan penjualan, atau meminta dokumen untuk proses impor. Dokumen seperti itu dapat menunjukkan pengetahuan langsung mengenai identitas merek dan asal barang.

Invoice impor, packing list, bill of lading, customs documents, purchase order, bukti pembayaran dan dokumen pengiriman dapat digunakan untuk menghubungkan merek dengan produk yang memang berasal dari prinsipal. Dokumen tersebut tidak berdiri sendiri sebagai bukti kepemilikan merek, tetapi dapat memperkuat kronologi penggunaan dan hubungan dagang yang mendahului pendaftaran oleh distributor.

Karena itu, bukti sebaiknya disusun dalam urutan waktu, bukan hanya dikumpulkan sebagai berkas terpisah. Kronologi antara hubungan distribusi, penggunaan merek, pengetahuan distributor, pengajuan permohonan dan berakhirnya hubungan bisnis harus terlihat dalam satu rangkaian.

Putusan MA: WAHL dan Mantan Distributor

Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi lawan Wahl Clipper Corporation pernah bertindak sebagai distributor/agen penjualan produk Wahl di Indonesia. Hubungan itu memberi konteks bahwa pihak tersebut mengetahui merek yang digunakan pada produk yang dipasarkan. Pada tingkat peninjauan kembali, MA akhirnya memberikan putusan yang menguntungkan Wahl Clipper Corporation dan membatalkan beberapa merek yang didaftarkan pihak lawan.

Perkara WAHL menunjukkan satu hal penting: hubungan bisnis terdahulu dapat mempunyai nilai pembuktian ketika sengketa kemudian beralih menjadi persoalan kepemilikan dan pendaftaran merek. Yang diuji bukan hanya siapa yang lebih dahulu memperoleh sertifikat, tetapi juga asal pengetahuan mengenai merek dan keadaan yang melatarbelakangi pendaftarannya.

Karena itu, pola mantan distributor yang terlebih dahulu memegang akses terhadap produk, materi merek dan hubungan dagang lalu mengajukan pendaftaran atas nama sendiri mempunyai titik pembuktian yang berbeda dari sengketa merek biasa. Putusan MA tersebut dapat digunakan sebagai bahan argumentasi, tetapi fakta dan bukti setiap perkara tetap harus disusun sendiri.

Bukti yang Harus Dikunci Sejak Awal

Untuk gugatan pembatalan atas dasar iktikad tidak baik, dokumen sebaiknya diarahkan untuk membuktikan tiga lapisan: siapa pemilik atau pihak yang berhak atas merek, apa hubungan hukum dengan distributor, dan apa yang dilakukan distributor ketika mengajukan pendaftaran.

• Perjanjian distribusi atau keagenan, termasuk addendum, renewal, termination agreement dan ketentuan mengenai merek.
• Korespondensi antara prinsipal dan distributor yang memperlihatkan instruksi penggunaan merek, pemasaran, harga, wilayah distribusi dan status produk.
• Invoice dan dokumen impor untuk menunjukkan aliran produk bermerek dari prinsipal kepada distributor.
• Purchase order, packing list, bill of lading dan bukti pembayaran yang menghubungkan distributor dengan produk bermerek.
• Materi promosi, katalog, website dan kemasan produk yang memperlihatkan merek telah digunakan sebelum pendaftaran distributor.
• Dokumen pendaftaran merek di negara asal atau negara lain sebagai bagian dari bukti kepemilikan dan riwayat merek.
• Dokumen mengenai berakhirnya hubungan distribusi untuk menunjukkan perubahan posisi distributor sebelum atau sesudah pendaftaran.
• Data tanggal permohonan dan tanggal pendaftaran merek untuk ditempatkan berdampingan dengan seluruh kronologi hubungan bisnis.

Simpan dokumen dalam bentuk aslinya dan pertahankan metadata elektronik ketika dokumen tersebut berasal dari email atau sistem digital. Dalam perkara merek, perbedaan tanggal dapat menjadi sangat penting karena tanggal hubungan distribusi, penggunaan merek dan permohonan pendaftaran sering kali menjadi bagian dari rangkaian pembuktian.

Jangan Hanya Membuktikan Merek Milik Prinsipal

Kesalahan yang sering terjadi adalah gugatan hanya berisi pernyataan bahwa merek tersebut merupakan milik prinsipal asing. Dalil itu perlu, tetapi untuk membuktikan bad faith harus dijelaskan mengapa distributor mengetahui keadaan tersebut dan tetap memilih mendaftarkan merek atas namanya sendiri.

Karena itu, bukti kepemilikan dan bukti hubungan distribusi sebaiknya ditempatkan bersama. Sertifikat atau pendaftaran di negara asal menunjukkan riwayat hak atas merek, sedangkan perjanjian, invoice, korespondensi dan dokumen impor menunjukkan bagaimana pengetahuan mengenai merek tersebut sampai kepada distributor.

Gugatan juga perlu menjelaskan perilaku setelah pendaftaran. Misalnya, apabila setelah kontrak berakhir distributor menggunakan sertifikat tersebut untuk menghalangi prinsipal, mengirim somasi, mengajukan pengaduan atau mengklaim penggunaan merek oleh prinsipal sebagai pelanggaran, rangkaian tindakan tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari konteks sengketa. Nilai pembuktiannya tetap bergantung pada dokumen dan fakta perkara.

Pasal 77: Kapan Batas 5 Tahun Tidak Berlaku?

Pasal 77 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek pada dasarnya hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

Akan tetapi, Pasal 77 ayat (2) memberikan pengecualian. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, jika pendaftaran mantan distributor memang dapat dibuktikan dilakukan dengan iktikad tidak baik, lewatnya lima tahun sejak tanggal pendaftaran tidak menjadi penghalang berdasarkan Pasal 77 ayat (2). Yang harus diperkuat justru dalil dan bukti mengenai iktikad tidak baik tersebut.

Bagaimana Jika Merek Prinsipal Belum Terdaftar di Indonesia?

Keadaan ini perlu ditangani sejak awal karena Indonesia menggunakan sistem pendaftaran merek sebagai dasar utama pemberian hak. Meski demikian, UU No. 20 Tahun 2016 juga menyediakan mekanisme bagi pemilik merek yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Pasal 76 ayat (2) menyebutkan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Penjelasan pasal tersebut juga menyebut antara lain pemilik merek yang beriktikad baik tetapi belum terdaftar dan pemilik merek terkenal yang belum terdaftar.

Karena itu, untuk prinsipal asing yang belum mempunyai pendaftaran Indonesia, strategi perkara harus dibangun bersama dengan bukti asal-usul merek, penggunaan sebelumnya, reputasi merek, hubungan distribusi dan dokumen yang menunjukkan tindakan distributor. Status “belum terdaftar di Indonesia” perlu dijelaskan dalam konstruksi gugatan, bukan dibiarkan menjadi titik lemah.

Konstruksi Gugatan di Pengadilan Niaga

Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Dasar gugatan dapat diarahkan pada alasan sebagaimana Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016, dengan menempatkan Pasal 21 ayat (3) sebagai dasar mengenai pemohon yang beriktikad tidak baik.

Untuk perkara mantan distributor, uraian fakta sebaiknya dibangun secara kronologis: hubungan prinsipal dan distributor → penggunaan merek dalam kegiatan distribusi → pengetahuan distributor mengenai pemilik merek → pengajuan pendaftaran oleh distributor → berakhirnya hubungan bisnis → penggunaan sertifikat untuk menguasai atau menghalangi merek.

Petitum dapat disusun untuk meminta pengadilan menyatakan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atau kepentingan sesuai konstruksi perkara, menyatakan pendaftaran merek Tergugat dilakukan dengan iktikad tidak baik, membatalkan pendaftaran merek, serta memerintahkan pencatatan pembatalan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis setelah putusan berkekuatan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila merek telah digunakan untuk mengirim somasi atau melakukan tindakan lain terhadap prinsipal, dokumen tersebut juga perlu ditempatkan dalam berkas perkara. Dari sana dapat terlihat mengapa pembatalan merek diperlukan untuk mengembalikan posisi hukum yang sesuai dengan hubungan bisnis dan asal-usul merek.

Dalam perkara semacam ini, gugatan yang baik bukan gugatan yang hanya panjang. Yang lebih penting adalah setiap dokumen ditempatkan pada bagian fakta yang dijelaskannya dan setiap fakta dihubungkan dengan norma yang dimintakan penerapannya.

Pencegahan: Lindungi Merek Sejak Perjanjian dengan Distributor dan Vendor

Sengketa seperti ini jauh lebih mudah dicegah ketika perlindungan merek sudah dimasukkan ke dalam kontrak sejak awal hubungan bisnis. Perjanjian dengan distributor maupun vendor sebaiknya tidak hanya mengatur harga, wilayah, volume pembelian, pengiriman dan pembayaran, tetapi juga menegaskan siapa pemilik merek, siapa yang boleh menggunakan merek, untuk tujuan apa merek boleh digunakan, serta apa yang wajib dilakukan setelah hubungan kerja sama berakhir.

Salah satu klausul yang dapat dipertimbangkan adalah non-registration clause yang secara tegas melarang distributor atau vendor mendaftarkan merek, nama dagang, logo, kemasan, domain, akun digital atau tanda lain milik prinsipal atas nama sendiri. Klausul ini sebaiknya berdampingan dengan IP ownership clause yang menyatakan bahwa seluruh hak atas merek dan identitas komersial tetap berada pada prinsipal, termasuk ketika distributor memperoleh hak menggunakan merek untuk kegiatan pemasaran dan penjualan.

Selain itu, kontrak dapat memuat non-compete clause dan kewajiban pasca-pengakhiran yang dirumuskan secara proporsional. Pembatasannya sebaiknya jelas mengenai jenis usaha atau produk, wilayah, pihak yang menjadi pesaing, jangka waktu, dan tindakan yang dilarang. Klausul yang terlalu luas dapat menimbulkan persoalan tersendiri, sehingga pembatasan harus disesuaikan dengan kepentingan yang memang hendak dilindungi dan tidak dirumuskan sebagai larangan bersaing tanpa batas.

Untuk vendor, klausul tersebut penting terutama ketika vendor memperoleh akses kepada desain, artwork, packaging, spesifikasi produk, supplier list, harga, formula, sampel, materi merek atau informasi rahasia. Perjanjian sebaiknya melarang penggunaan informasi tersebut di luar pekerjaan yang diberikan dan mewajibkan pengembalian atau pemusnahan material serta data setelah kontrak berakhir.

Kontrak juga sebaiknya mengatur no challenge atau kewajiban untuk tidak mengklaim kepemilikan atas merek milik prinsipal, sepanjang dirumuskan sesuai hukum yang berlaku, serta mewajibkan distributor atau vendor memberi tahu setiap upaya pendaftaran oleh pihak lain. Dengan demikian, hubungan kerja sama tidak meninggalkan ruang bagi pihak yang sebelumnya memperoleh akses kepada merek untuk mengambil alih identitas dagang tersebut setelah kontrak berakhir.

Terakhir, jangan berhenti pada teks kontrak. Simpan versi asli perjanjian, addendum, email, purchase order, invoice, dokumen impor, materi promosi, bukti pengiriman dan bukti penggunaan merek. Dokumen tersebut bukan hanya berguna ketika kontrak berjalan, tetapi juga dapat menjadi bukti apabila di kemudian hari muncul permohonan pendaftaran merek oleh distributor atau vendor.

KESIMPULAN

Hubungan distribusi terdahulu dapat menjadi bagian penting dalam gugatan pembatalan merek apabila distributor kemudian mendaftarkan merek prinsipal asing atas namanya sendiri. Hubungan tersebut dapat menunjukkan pengetahuan mengenai merek, asal produk, identitas prinsipal dan batas hak distributor dalam menggunakan merek.

Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 memberikan dasar bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam perkara mantan distributor, pembuktian diarahkan pada hubungan antara pengetahuan distributor dan tindakan mendaftarkan merek atas nama sendiri.

Putusan MA No. 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam perkara Wahl Clipper Corporation menunjukkan bahwa hubungan distributor/agen dapat menjadi bagian dari konteks pembuktian sengketa merek. Putusan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa sertifikat yang sudah terbit tetap dapat menjadi objek pembatalan ketika dasar pendaftarannya dipersoalkan.

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) membedakan gugatan yang terikat batas lima tahun dengan gugatan yang dapat diajukan tanpa batas waktu karena adanya unsur iktikad tidak baik. Jadi, pada kasus yang sudah lewat lima tahun, fokus pembuktiannya harus tetap diarahkan pada iktikad tidak baik saat pendaftaran.

Untuk prinsipal asing yang belum terdaftar di Indonesia, Pasal 76 ayat (2) juga harus diperhatikan karena undang-undang menyediakan mekanisme bagi pemilik merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan setelah memenuhi ketentuan yang ditentukan.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
• Pasal 20, mengenai merek yang tidak dapat didaftar.
• Pasal 21 ayat (1), mengenai alasan penolakan permohonan berdasarkan persamaan dengan merek tertentu.
• Pasal 21 ayat (3), mengenai larangan pendaftaran merek atas permohonan pemohon yang beriktikad tidak baik.
• Penjelasan Pasal 21 ayat (3), mengenai pemohon yang patut diduga meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.
• Pasal 76 ayat (1), mengenai gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
• Pasal 76 ayat (2), mengenai pemilik merek yang tidak terdaftar yang dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
• Pasal 76 ayat (3), mengenai pengajuan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.
• Pasal 77 ayat (1), mengenai jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
• Pasal 77 ayat (2), mengenai gugatan pembatalan yang dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik atau alasan lain yang disebut dalam ketentuan tersebut.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1337 mengenai sebab yang terlarang, dan Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat perjanjian.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang perlu diperhatikan ketika klausul distribusi, eksklusivitas atau pembatasan pasca-terminasi berpotensi memengaruhi persaingan usaha.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, perkara Wahl Clipper Corporation.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2016, putusan tingkat kasasi dalam rangkaian perkara Wahl Clipper Corporation sebelum peninjauan kembali.